“SOYODA”油漆刷定牌加工商标侵权纠纷案

　　中国境内的奋发公司于2002年秋季至2004年应厄瓜多尔共和国SOYODA.SA公司委托，在中国境内定牌加工贴附了SOYODA.SA公司在厄瓜多尔共和国拥有注册商标权的SOYODA商标的油漆刷，且全部交付发往SOYODA.SA公司所在的厄瓜多尔共和国。但在中国内地，第21类刷子、刷制品等商品上的SOYODA商标，是自然人喻某于2002年7月16日申请、2003年10月14日获准注册的，注册号为第3243431号。获喻某独家许可使用SOYODA注册商标的江苏佳弘国际贸易有限公司，于2004年7月2日向工商部门投诉奋发公司构成商标侵权。
　　当时有不少执法人员认为奋发公司定牌加工行为构成《商标法》（2001版）第五十二条第（一）项所规定的商标侵权行为。我的观点是：在本案中，奋发公司的定牌加工行为不属于我国《商标法》所称的“使用商标”行为，奋发公司和SOYODA.SA公司不可能对中国境内的SOYODA商标造成任何损害，也就不应当认定奋发公司构成商标侵权。理由有两点：
　　（一）定牌加工人应定牌人委托生产加工并提供贴附了指定商标的产品的行为，不属于我国《商标法》所称的“使用商标”行为
　　从逻辑上讲，使用商标不外乎两种情况，不是使用自己的商标，就是使用他人的商标。按照《商标法》的规定，使用他人的注册商标应当签订商标使用许可合同，并报商标局备案。定牌加工是我国乃至世界范围内广泛存在的一种生产经营模式，对于定牌加工人应商标注册人委托，生产加工并贴附指定商标的产品的，《商标法》等法律法规以及执法实践中，并未要求委托人和受委托的定牌加工人签订商标使用许可合同并报商标局备案。很显然《商标法》并不认为定牌加工人此种受委托加工并提供工作成果的行为属于“使用商标”范畴。之所以这样立法，是因为商标的主要功能是区分商品的提供者，只有在相关商品进入或准备进入市场的情况下，商标的这种功能才能得到体现，才能构成真正意义上的“使用商标”；定牌加工的产品进入市场后，其质量及相关法律责任均由委托人对外负责，定牌加工人其实仅相当于委托人设的一个生产加工车间；定牌加工的产品上贴附的商标，是用来区分委托人与同类商品的其他提供者，而非区分定牌加工人与同类商品的其他提供者。因此，将产品全部交付委托人的定牌加工人，不应当被视为“商标使用人”。
　　当然，委托人将定牌加工产品投入市场或准备投入市场时，就属于“使用商标”了。但委托人此类使用商标的地域范围，取决于其投入或准备投入的市场所在地；此类使用合法与否，则取决于在该地域他人是否有排他的商标权。如果委托人侵犯他人商标专用权，且定牌加工人有过错的话，定牌加工人就属于为委托人商标侵权行为提供便利条件的侵权人，但无论如何都不应当依据《商标法》（2001版）第五十二条第（一）项来认定定牌加工人构成商标侵权。
　　（二）商标侵权行为应当以造成损害或可能造成损害为要件，即造成或可能造成相关公众的混淆、误认或商标淡化是商标侵权的构成要件
　　作为侵权行为的一种，商标侵权行为同样要求造成或可能造成损害。所谓的特殊侵权行为，只是其主观过错方面的要求即归责原则方面不同，并未否定损害事实要件。由于商标的主要功能是区分商品或服务的提供者，因此商标侵权的损害主要是造成或可能造成混淆、误认或商标淡化。《商标法》（2001版）第五十二条第（一）项的确是取消了主观过错要件，但从立法语境来看，立法者是认为，凡在中国境内从事市场交易的经营者，只要未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，就完全可能产生市场混淆，也就完全可能造成损害。其实，我们还可以通过对比Trips协议第十六条第一款有关注册商标授权的规定，得出混淆是构成商标侵权的要件之一的结论。该款规定：“注册商标的所有人应享有独占权，禁止任何第三方未经其许可在交易过程中，使用与此相同或类似的商品或服务上使用相同或类似的标记，因为此种使用可能产生混淆。只要在相同商品或服务上使用相同标记的，就应推定有可能产生混淆。”其潜在含义是，如果有证据表明确实不可能产生混淆，就不构成侵权。

□黄璞琳