浅析商标侵权的在先使用抗辩权利

　　编者按：
　　最高人民法院再审的广东采蝶轩诉安徽采蝶轩侵害商标权及不正当竞争一案中，安徽采蝶轩以在先使用为由进行不侵权抗辩未获得最高人民法院认可，最终被判定构成对采蝶轩系列商标专用权的侵权。粤皖“采蝶轩”之争历时4年，在先使用抗辩的适用为案件的争议焦点。本文作者从这一典型案例出发，对在先使用抗辩的适用条件、限制及相关法律后果进行了梳理。

案 情

　　广东采蝶轩品牌的早期使用人是中山市饮食总公司，该公司成立于1987年，法定代表人卢宜坚。卢宜坚受中国传统爱情故事“梁祝”的启发设计了采蝶轩CAIDIEXUAN商标，从1993年开始在面包及面包店上大量使用。卢宜坚1998年在第30类、第42类上申请注册采蝶轩CAIDIEXUAN及图商标，并在多个关联类别上申请注册了采蝶轩关联商标。在卢宜坚的悉心培育下，采蝶轩CAIDIEXUAN商标逐渐具有较高知名度。由于企业体制改革，采蝶轩图文2003年9月商标被转至卢宜坚、梁或名下。2010年，采蝶轩关联商标被认定为广东省著名商标。
　　合肥采蝶轩食品有限责任公司成立于2000年6月8日，企业经营范围为糕点生产、销售等，企业名称相继变更为合肥采蝶轩蛋糕有限公司、安徽采蝶轩蛋糕有限公司和安徽采蝶轩集团等。2003年10月，安徽采蝶轩集团在在第35类申请注册采蝶轩文字服务商标，核定使用服务项目为广告、推销（替他人），2008年被认定为安徽省著名商标。安徽采蝶轩集团及其关联企业认为，其从1999年开始持续使用采蝶轩商标已建立起极高知名度。
　　2012年9月，梁或、卢宜坚以侵犯采蝶轩文字及图和蝴蝶注册商标专用权为由，将安徽采蝶轩蛋糕集团有限公司、合肥采蝶轩企业管理服务有限公司、安徽巴莉甜甜食品有限公司等3家企业诉至安徽省合肥市中级人民法院，请求法院判令被告立即停止侵权，赔偿其经济损失1500余万元。
　　梁或、卢宜坚认为，安徽采蝶轩集团等3家公司未经许可擅自在安徽地区开设采蝶轩店面，在店面的宣传手册、面包、糕点、月饼等商品上使用采蝶轩CAIDIEXUAN、采蝶轩图形等相同或近似的标识，主观恶意明显，构成商标侵权及不正当竞争行为。
　　安徽采蝶轩集团等3家公司认为，原告未在合肥地区进行任何商业行为以及投资，采蝶轩商标在合肥地区的商誉系3家公司合法经营所得，且3家公司先于原告在面包、糕点商品上使用采蝶轩商标，不会造成消费者混淆，也不构成侵权。

审理结果

　　合肥中院审理后认为，安徽采蝶轩集团在原告主张的采蝶轩关联商标获准注册前，已经使用采蝶轩字号从事经营活动，采蝶轩标识与安徽采蝶轩集团经营的面包、蛋糕等商品具有密切联系，并起到区分商品来源的作用，构成将采蝶轩标识作为未注册商标使用在先，其被诉使用行为并无主观过错。考虑到蛋糕、面包等烘焙食品的生产、销售具有明显的地域性，梁或、卢宜坚的采蝶轩商标主要在珠三角部分地区使用并未延及合肥，而安徽采蝶轩在合肥地区具有一定知名度和影响力，其使用采蝶轩商标的行为不会造成消费者将其与广东采蝶轩混淆和误认。据此，合肥中院一审驳回梁或、卢宜坚的所有诉讼请求。梁或、卢宜坚不服，上诉至安徽省高院。
　　安徽省高院同样驳回了梁或、卢宜坚的相关诉讼请求。2014年，梁或、卢宜坚向最高人民法院申请再审。
　　最高人民法院审理后认为，安徽采蝶轩集团及其关联企业使用的采蝶轩及蝴蝶标识与梁或、卢宜坚确权的采蝶轩图文商标在文字、呼叫和含义上均相同，不同之处仅是图案和有无拼音，故二者构成近似商标。以相关公众的一般注意力为标准，安徽采蝶轩集团及其关联企业使用的采蝶轩易使其对商品的来源产生误认。第30类面包、糕点上的采蝶轩图文商标被认定广东省著名商标后，该商标已具有一定知名度。梁或、卢宜坚持有的采蝶轩图文标最早申请日期是1998年7月3日，而安徽采蝶轩集团的前身成立日期为2000年6月8日，因此判定安徽采蝶轩集团对其企业字号的商标性使用没有在先使用的权利。

分 析

一、商标在先使用抗辩的适用
　　（一）商标在先使用的性质认定
　　各国商标法在赋予商标权利人商标注册权的同时，在一定程度上保留了商标在先使用人的权利。商标先用权制度主要存在于只认可商标权注册产生的国家和地区，如法国、日本和我国台湾地区。根据这些国家或地区的法律规定，商标的使用不会产生商标权，实践中如果没有商标先用权制度，在先商标使用人使用多年的商标就有可能被他人抢注。可见，商标先用权制度是为针对登记注册制度设计的一种补救措施。
　　（二）商标在先使用抗辩的构成要件
　　2013年8月30日新修订的《商标法》第五十九条第三款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。
　　由此可见，我国《商标法》保护商标在先使用权利有3个要件：在商标注册人商标申请日之前，商标使用人先于商标注册人使用商标；双方的商标系在相同或相类似商品上使用的相同或相近似的商标；在先使用的商标有一定影响。该条规定隐含了一个前提，即只有商标使用人使用商标构成侵权的前提下，才有必要考虑适用在先使用抗辩；如果侵权不成立，则无须考虑抗辩是否成立。
　　1.具有在先使用的客观事实（1）在先使用的时间判断标准在先使用的时间是在申请商标注册之前，并非商标被核准注册取得专用权之前。申请商标注册到商标被核准注册这段期间，使用注册商标的行为并不构成商标专用权侵权，如果这段期间他人将相同或者近似的商标在同一种商品或者类似商品上使用并具有一定影响，则不适用《商标法》第五十九条第三款的规定。
　　（2）“使用”含义的界定
　　根据《商标法》第四十八条的规定，商标的使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。这里的使用强调商标在商品或服务商的实际使用和投放市场，并产生了商标的识别功能，而不是象征性地使用。
　　商标在先使用行为应当满足持续合法使用的条件。无论是注册商标，还是未注册商标，均须通过持续不断地投放市场、实际使用才能与消费者接触并建立联系，获得消费者认可，积累一定的商誉，成为具有一定影响力的商标。美国、澳大利亚、英国的商标先用权制度明确规定了持续使用要求。我国虽然并未直接规定，但同样认为在先使用行为应当是不间断地持续性使用，除非有政府政策调整等合理理由或是受到不可抗力的影响。
　　在先商标存在中断使用情形的，能否进行在先使用抗辩？商业实践中，经营者可能由于店面装修、厂房搬迁、设备修整或企业重组、被政府责令整顿等原因而较长时间停业，从而中断使用其商标。对存在中断使用情形的在先使用商标，一律排除适用在先使用商标抗辩制度有失公平。对中断使用的时间应有所限制，否则，对在后注册商标权人有失公平。
　　笔者认为，在据以抗辩的在先使用商标中断期间，在后注册商标的知名度和影响力已波及在先商标使用区域的，在先商标使用者继续使用，但应以其恢复使用时仍属善意为限，不宜一刀切地规定中断使用3年的排除期限。如果在先使用者因经济危机、企业重组改制等合理原因中断使用其商标超过3年，而在后注册商标知名度和影响力仍未波及在先商标原使用区域，在先使用者恢复使用时相关商标在该区域仍唯一指向在先使用者的，宜认定为善意使用，应允许其主张在先使用商标抗辩。如果在先使用者中断使用其商标虽未超过3年，但在后注册商标知名度和影响力已波及在先商标原使用区域且有相当知名度，在先使用者恢复使用其商标有利用在后注册商标商誉企图的，就不宜支持其在先使用商标抗辩主张。
　　商业实践中，经营者往往会根据不同时期流行趋势、文化氛围等因素，在保留显著特征的基础上，适时调整自己的商业标识。在先使用商标抗辩时，不应要求其实际使用的商标从未改变。如果出现纠纷时在先使用者现用商标与其最初在先使用的商标不同，应当符合以下条件方能主张在先使用商标抗辩：一是不得改变最初在先使用商标的显著特征，只能限于文字字体、图形细部等微小改变；二是务必善意使用，不得有利用他人在后注册商标声誉的恶意。
　　2.在相同或相类似商品上的使用相同或相近似的商标
　　如果在先使用的商标与注册商标既不相同也不近似，并且使用在既不相同也不类似的商品或服务上，那么在先使用人可以继续使用商标甚至可以将该商标申请注册。当在先使用的商标跟注册商标相同或近似并且使用在相同或类似的商品或服务上时，其与注册商标专用权就产生了权利冲突，此时方可主张商标先用权。
　　3.在先使用的商标有一定影响大多数学者认为，商标因在先使用具有了一定的市场知名度和商誉，产生了一定的影响，这是构成商标先用权的实质要件。这里具有一定的影响不需要达到为相关公众熟知的驰名程度，否则直接适用《商标法》第十三条第二款的规定，按未注册的驰名商标予以保护。
　　对于有一定影响的商标的审查和认定，可以参考认定驰名商标的各项因素：相关公众对商标的知晓情况，商标使用的持续时间，商标宣传时间、程度、地理范围，其他使商标产生一定影响的因素。与驰名商标在全国范围内驰名不同，对有一定影响的判断还需要考虑到商标使用及宣传的地理范围。通常来说，有一定影响的商标是指已经使用了一段时间，有一定的销售量和广告宣传等在一定范围的相关公众中具有知名度，被视为区分商品来源的未注册商业标志。

二、商标在先使用抗辩适用的限制
　　（一）原使用范围的界定
　　根据我国《商标法》中的在先使用抗辩制度，注册商标专用权人无权禁止在先使用人在原使用范围内继续使用该商标，但对原使用范围未明确规定。
　　笔者认为，对原使用范围的理解应回到字面意义上来，即商标使用的商品类别和商品名称。生产规模、销售范围、地域范围均指商品或服务，并非商标的使用范围。按照这一思路，在商标注册人申请商标注册前，在先使用人商标使用的商品类别和商品名称就是其原使用范围，取得商标先使用权后只能在这一商品类别和商品名称上继续使用商标，否则超出原使用范围。
　　（二）在先使用人出于善意
　　在他人对相同的商标注册取得权利后，在先使用人使用商标不得以不正当竞争为目的，不得与注册商标权人的商品和服务相混淆。如果在先使用人为了争夺市场，突出使用并造成与注册商标的商品来源产生混淆，则会由主观善意变为恶意，构成商标侵权。

三、在先使用抗辩成立的法律后果
　　（一）附加适当区别标识
　　注册商标权利人在承认先使用者继续使用其标记的同时，可以要求在先使用人在其所使用的标记上贴附适当的标识。关于区别性标识的具体内容没有统一规定，原则上以能防止消费者误认为准。附加的标识既可以直接表明商品的来源，如附加产品制造商、生产地址等，也可以注明“某某制造与本公司无关”，避免消费者误以为商品与商标专用权人之间存在关联性。
　　美国近年来的商标法律实践以划分共同商标使用人的地域范围为主要方式，但相关机构很少会作出涉及附加适当标识的限制，因为附加适当标识并不能达到彻底消除消费者混淆的预期目标。在较早的司法实践中有许多关于附加标识区分共存商标的判例，在这类案件中法院通常会要求被告附加“免责声明”或采取“预防措施”，具体方式是标注“未获得（权利人）授权或赞助”。
　　（二）商标善意共存
　　WIPO（世界知识产权组织）关于商标善意共存的定义为：两家不同的企业在商品或服务上使用相同或近似的商标，而此类情形并不必然导致两家企业的业务相互受到影响。该定义具有3个要件：商标分属于不同主体、商标相同或近似、并不必然导致企业的业务相互受到影响。
　　美国关于商标共存问题有若干判例认为，未注册商标之间、未注册商标与注册商标之间的共存问题并不总是泾渭分明，需根据个案判断在特定冲突区域内哪一方率先形成了可受法律保护的商誉。
　　共存问题在我国法律框架下相对明了。就未注册商标之间的共存而言，因法无明文规定，未注册商标使用人无法径直主张未注册商标权，也无法申请法院禁止相同或近似未注册商标的使用。就未注册商标与注册商标之间的共存而言，我国《商标法》只规定“有一定影响”的在先未注册商标的使用者可以“在原使用范围内继续使用该商标”。也就是说，我国目前能诉诸法院的商标共存问题，仅是具有一定影响的在先未注册商标与在后注册商标之间的共存问题。
　　在粤皖采蝶轩商标再审一案中，最高人民法院判决安徽采蝶轩使用相关采蝶轩商业标识构成商标侵权，说明商标善意共存抗辩理由未被采纳。笔者认为，从本案的判决可以看出，只有在真正因长期的历史原因导致商标共存，且共存格局已形成导致现实无法完全区分的情况下，商标善意共存抗辩才有被法院采纳的可能。

□华东政法大学 姜明坤