《商标法》第三十二条对在先著作权的保护

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　　《商标法》第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利……”此条规定的在先权利是指在系争商标申请注册日之前已经取得的，除商标权以外的其他权利，包括字号权、著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权以及应予保护的其他合法在先权益。其中，以在先著作权对抗已注册商标是商标确权案件中较为常见的情形。本文结合第13196240号黄鹤楼及图商标无效宣告案件，对在先著作权的保护予以分析阐述，具有较强的参考价值，敬请关注。

◎基本案情
　　申请人：武汉市黄鹤楼公园管理处
　　被申请人：晋江黄鹤楼餐饮管理有限公司
　　争议商标：第13196240号黄鹤楼及图商标

◎当事人主张
　　申请人的主要理由是：申请人对黄鹤楼YELLOW CRANE TOWER及图美术作品享有在先著作权，争议商标损害了申请人的在先著作权。争议商标构成对申请人关联单位第1427635号黄鹤楼及图商标（以下称引证商标）的模仿，容易误导公众，损害申请人的利益。
　　综上，依据《商标法》第十三条第三款、第三十二条、第四十五条第一款的规定，申请人请求对争议商标予以无效宣告。
　　被申请人在规定期限内未予答辩。

◎商评委审理与裁定
　　商评委经审理查明：
　　1.争议商标由被申请人于2013年9月5日向商标局提出注册申请，2015年4月7日获准注册，核定使用在第35类寻找赞助、卫生制剂零售或批发服务上，专用期至2025年4月6日。
　　2.引证商标由武汉市黄鹤楼公园管理服务处于1999年4月12日向商标局申请注册，2000年7月28日获准注册，核定使用在第39类“礼品包装；船舶经纪；汽车运输；空中运输；客车出租；货物贮存；潜水服出租；给水；水闸操作管理；旅游安排”服务上，经续展有效期至2020年7月27日。
　　3.申请人由武汉市园林和林业局主办，性质是事业单位法人。申请人提交的证据5为武汉市园林和林业局于2013年10月17日出具的证明。此项证据显示，黄鹤楼公园是武汉市园林和林业局管辖的城市公园，公园管理机构全称为武汉市黄鹤楼公园管理处，属于事业单位。原有事业单位体制限制了黄鹤楼公园从事经营、服务等职能，故成立黄鹤楼公园管理服务处。
　　4.申请人提交的证据3显示，申请人曾与武汉市江汉区至观绘画艺术中心于2010年3月3日就武汉市黄鹤楼公园景区VI形象识别设计方案签订合同书，并约定武汉市江汉区至观绘画艺术中心按申请人要求完成相关策划设计工作，申请人对设计完成的作品享有著作权。
　　5.申请人提交的证据4显示，其将征集的5件黄鹤楼YELLOW CRANE TOWER及图设计方案发布在2010年5月24日的《长江日报》上，公开征集市民和游客意见，并将方案5作为黄鹤楼公园景区形象标志，至迟于2011年6月10日发布。
　　6.申请人提交的证据2显示，2015年1月6日，申请人将黄鹤楼公园景区标志美术作品进行著作权登记。
　　商评委经审理认为：
　　综合考虑申请人提交的证据及商评委查明的事实，可以证明申请人对图样为黄鹤楼YELLOW CRANE TOWER及图的黄鹤楼公园景区标志美术作品享有在先著作权，该作品在争议商标申请注册日前已公开发表，被申请人应有接触该作品的可能性。争议商标所包含的图形部分与申请人主张享有著作权的美术作品图形部分在设计手法、构图特征等方面基本相同，已构成实质性相似，且被申请人亦未提供其图形设计的合理出处。综上，被申请人申请注册争议商标的行为已构成《商标法》第三十二条所指的损害他人在先权利的情形。
　　依照《商标法》第三十二条，第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，商评委裁定争议商标予以无效宣告。

◎重点评析
　　本案的焦点问题之一为争议商标的注册申请是否构成《商标法》第三十二条所指的损害他人现有的在先权利（著作权）之情形。
　　《商标法》第三十二条对在先著作权予以保护，旨在禁止未经著作权人的许可，将他人享有著作权的作品申请注册商标的行为，其适用应当满足以下要件：（1）在系争商标申请注册之前他人已在先享有著作权；（2）系争商标与他人在先享有著作权的作品相同或者实质性相似；（3）系争商标注册申请人接触过或者有可能接触到他人享有著作权的作品；（4）系争商标注册申请人未经著作权人的许可。
　　具体到本案中，首先，黄鹤楼公园景区形象标志由申请人委托武汉市江汉区至观绘画艺术中心设计完成，并约定申请人对设计完成的作品享有著作权。该设计成果呈现出以黄鹤楼建筑为基础、中间配以卷云图样的效果，具备独创性，构成《著作权法》意义上的作品。申请人将该设计方案和其余4件设计方案在2010年5月24日的《长江日报》上公开发布并征集市民和游客意见后，最终确定将该方案作为黄鹤楼公园景区形象标志并至迟于2011年6月10日发布。因此，在争议商标申请注册日2013年9月5日以前，申请人对黄鹤楼公园景区形象标志已享有著作权，申请人将该黄鹤楼公园景区标志美术作品进行著作权登记的行为进一步佐证了其对该美术作品享有著作权的事实。
　　其次，争议商标所包含的中间配以卷云图样的建筑物图形与申请人的美术作品在设计手法、构图特征等方面基本相同，构成实质性相似。
　　再其次，在争议商标申请注册前，申请人已在有关媒体上公开展示该美术作品，并将其作为景区形象标志使用，据此能够推定被申请人有可能接触到该作品。
　　最后，被申请人未就争议商标所包含的与申请人美术作品实质性相似的图形的设计提供合理出处，亦未证明其已取得申请人授权使用美术作品申请注册争议商标。
　　综合考虑上述情况，争议商标的注册申请构成《商标法》第三十二条所指的损害他人在先著作权之情形。
　　从本案的审理可以看出，系争商标的注册申请是否损害他人现有的在先著作权主要涉及三方面问题：一是该他人请求保护的对象是否构成《著作权法》意义上的作品，即是否具有独创性；二是在构成作品的基础上进一步认定该他人对该作品是否享有著作权，即确定著作权的归属；三是商标注册人申请注册系争商标的行为是否损害了他人现有的在先著作权，对损害行为的判断通常采用“实质性相似+接触”的标准。
　　需要注意的是，我国著作权实行自愿登记原则，著作权登记主管机关对登记事项进行形式审查，因此仅有著作权登记证书并不足以证明他人作品在争议商标申请日前已创作完成并公开发表，仍须有在先设计及公开发表的证据佐证。例如，本案申请人提交了委托设计合同、发票、照片以及在相关媒体上公开展示该美术作品等证据，这部分证据对于确定申请人作品创作完成及公开发表的时间具有更为重要的作用。此外，侵犯他人著作权强调的是未经授权的复制、发行，如果商标注册人有证据证明争议商标源于其独创完成的作品，或者其申请注册争议商标的行为经过著作权人授权，那么即使争议商标与他人享有在先著作权的作品构成实质性相似，也不当然认定争议商标侵犯了他人的现有在先著作权。
　　实际上，由于在认定是否构成作品、著作权的归属以及是否侵权方面存在一些不确定因素，因此实践中要根据个案的具体情况，结合《著作权法》和《商标法》的有关规定作出相应判断，要兼顾著作权保护与维护基本的商标制度。一方面，要遏制不当利用他人享有在先著作权的作品申请注册商标的行为，以保护著作权人的在先智力成果，更好地保护和鼓励创新；另一方面，也要厘清正常的商标注册使用行为与侵犯著作权行为之间的界限，防止矫枉过正，切实维护正常的商标制度和公平诚信的市场竞争秩序。

□商 平