2018年商标评审典型案例

　　◎第13675000号闪银商标无效宣告案

　　争议商标：图一
　　一、基本案情
　　第13675000号闪银商标（以下称争议商标）由武汉中郡校园服务有限公司（即本案被申请人）于2013年12月5日申请注册，核定使用在第36类“保险、金融服务、基金投资、金融贷款、电子转账、信用卡服务、发行有价证券、经纪、担保、信托”服务上，2015年9月7日获准注册。2015年12月7日北京闪银奇异科技有限公司（即本案申请人）对争议商标提出无效宣告请求。申请人称：被申请人自成立至今，先后在45个类别上申请、注册了包括争议商标在内的共1049件商标。被申请人无实际使用争议商标的意图。被申请人与申请人的代理人在电话沟通中明确表示其申请商标是通过商标转让牟利，而非自己使用。被申请人大量注册商标的唯一目的是通过高额的转让费牟取不正当利益。除武汉中郡校园服务有限公司外，被申请人股东刘某某、傅某某还设立了多家关联公司抢注商标，其中有两家是专业的商标代理机构。因此，依据《商标法》第四十四条第一款等规定，请求对争议商标予以无效宣告。对此，被申请人答辩称：被申请人虽申请注册商标数量较多，但并不违反法律规定，请求维持争议商标注册。
　　二、裁定结果
　　经审理认为，被申请人先后在45个类别申请、注册了包括争议商标在内的共1049件商标，其注册数量庞大。申请人提供的腾讯微博、新浪微博页面打印件等可以证明申请人在“金融服务”上在先使用了闪银商标，且争议商标与闪银完全相同。鉴于“闪银”并非现有固定搭配的词语，被申请人的注册行为难谓正当，因此，除非被申请人可以合理解释争议商标的渊源，否则争议商标与申请人商标构成巧合的可能性很小。被申请人并未对争议商标的合理来源进行陈述并予以举证。综合考虑以上情形，商标评审委员会认为，被申请人以申请人商标特有表现形式申请注册在与申请人商标使用的“金融服务”具有一定相关性的“金融服务、基金投资、金融贷款、电子转账、信用卡服务”等服务上，具有不正当利用申请人商标以营利的目的。被申请人的注册行为不仅会导致相关公众对服务来源产生误认，更扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损于公平竞争的市场环境，违反了诚实信用原则，不应鼓励和支持。因此，争议商标的申请注册构成《商标法》第四十四条第一款规定的情形。
　　三、典型意义
　　《商标法》第四十四条第一款中“以其他不正当手段取得商标注册的行为”是指确有充分证据证明系争商标注册人采用欺骗手段以外的其他扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者牟取不正当利益等其他不正当手段取得注册的行为。该行为违反了诚实信用原则，损害了公共利益。实践中，系争商标申请人申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标构成相同或者近似的；系争商标申请人申请注册大量商标，且明显缺乏真实使用意图的，均属于本条所指的“以其他不正当手段取得注册”的情形。本案即属于构成上述情形的典型案例。

◎第13378000号布莱奥尼群岛Brioniislands B及图商标无效宣告案

　　争议商标：图二
　　引证商标：图三、图四
　　一、基本案情
　　第13378000号布莱奥尼群岛Brioniislands B及图商标（以下称争议商标）由赵某某（即本案被申请人）于2013年10月17日提出注册申请，初步审定并公告后，本案申请人布里奥尼股份公司提出异议，异议不成立，2016年9月21日核准注册并公告，核定使用在第3类“口红、化妆品”等商品上。布里奥尼股份公司于2017年10月13日提出无效宣告请求申请。申请人认为：（一）争议商标与申请人在先在第3类注册的国际注册第1009840号、第8280537号Brioni商标（以下分别称引证商标一、二）等商标构成使用在相同或类似商品上的近似商标。（二）被申请人及其亲属经营多家空壳公司用于商标抢注，并伙同代理机构抄袭申请人商标，主观恶意明显，违反诚实信用原则，其囤积商标的行为超出正常生产经营需要，扰乱了正常的商标注册秩序，请求依据《商标法》第三十条、第四十四条第一款等规定宣告争议商标无效。被申请人在规定期限内未予答辩。
　　二、裁定结果
　　经审理认为：（一）争议商标与引证商标一、二已构成使用在类似或关联性较强商品上的近似商标。（二）《商标法》第四十四条第一款规定的“不正当手段”系基于不正当竞争、牟取非法利益的目的，恶意进行注册的行为。争议商标与申请人引证商标BRIONI在字母构成、排列顺序、呼叫、图形设计手法等方面相近，难谓巧合。根据申请人提交的证据及审理查明可知，赵某某曾与本案申请人关于第4684147号BRIONI商标达成高额转让协议，协议中赵某某承诺不会在第18类再注册相同或近似商标，但后又通过名下公司申请注册与该商标近似的第11119208号BTOIRQNI商标。被申请人该种行为违背协议，加之被申请人及其关联企业申请注册包括争议商标在内的围绕申请人商标在多个类别反复注册的行为，违背诚实信用原则，系以牟取非法利益为目的的恶意注册行为。同时，申请人提交的证据显示，赵某某曾为义乌市成长快乐电子商务有限公司法定代表人，该公司申请注册的商标曾多次被认定构成《商标法》第四十四条第一款规定的“以不正当手段注册商标”之情形。本案中，被申请人未提交证据证明其注册和使用多件类似商标的正当性。据此，可以认定本案被申请人申请注册争议商标的行为具有明显的复制、抄袭以及模仿他人商标的故意。该类抢注行为扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损于公平竞争的市场秩序，争议商标的申请注册违反了《商标法》第四十四条第一款的规定。
　　三、典型意义
　　一是适用《商标法》第四十四条第一款关于“其他不正当手段”的规定，应基于定性和定量两方面的考量，更侧重考察系争商标注册人所注册商标的构成、注册当时及注册后的行为、是否有真实使用意图等因素，来综合判定其申请注册商标的行为性质。本案被申请人申请注册的商标现有33件，似乎不算很多，并且只是围绕同一申请人、一个特定商标反复注册，但是，申请人的Brioni系列商标具有独创性和知名度，系争商标与其高度近似而被申请人不予答辩且无合理解释。被申请人曾与本案申请人就另一 BRIONI商标达成高额转让协议，协议中明确承诺不会在第18类商品上再申请注册近似商标，但实际上又转而以其关联公司名义再次申请近似商标，并以其本人名义或关联企业名义围绕同一申请人的商标在其他多个类别反复注册多件商标。其行为不仅违约背信，且明显故意复制模仿他人商标，有损于公平竞争的市场秩序，串通合谋反复注册的行为更是扰乱了正常的商标注册秩序。二是适用《商标法》第四十四条第一款关于“其他不正当手段”的规定，不仅限于系争商标申请人本人申请注册的商标，也综合考量与系争商标申请人具有串通合谋行为或者具有特定身份关系或其他特定联系人的申请注册行为。

◎第16325862号1号店yhd.com商标无效宣告案

　　争议商标：图五
　　一、基本案情
　　第16325862号1号店yhd.com商标（以下称争议商标）由广州淘信互联网科技有限公司（即本案被申请人）于2015年2月6日提出注册申请，核定使用在第41类“家教服务、组织表演（演出）、流动图书馆”等服务上，2017年8月7日获准注册。2017年9月13日，新岗岭有限公司（即本案申请人）对争议商标提出无效宣告请求。申请人称：1号店系列商标为申请人所独创并使用、注册，具有很强的显著性，经过申请人的大量使用和广泛宣传，申请人1号店系列商标具有极高的知名度和商业价值，与申请人之间具有唯一的对应关系。被申请人申请注册争议商标的行为，具有很强的主观恶意性，违反了诚实信用原则，是一种不正当竞争行为，争议商标的注册及使用将造成消费者的误认和混淆，并产生众多不良后果。因此，依据《商标法》第四十四条第一款的相关规定，请求对争议商标予以无效宣告。对此，被申请人逾期答辩称：争议商标与申请人商标分属不同类别，且争议商标经过被申请人使用已在网络技术服务上具有一定知名度，请求维持争议商标的注册。
　　二、裁定结果
　　经审理认为，争议商标与申请人在先所有的1号店yhd.com、1号店The Store商标在呼叫、文字构成等方面相同或相近。除本案争议商标外，被申请人还先后在不同类别的商品或服务上申请注册了90多件商标，其中包括微博搞笑排行榜、神庙逃亡、饿了么、应用宝、花呗、借呗、白条、天天果园、58到家、大众点评、芝麻信用、土巴兔、AA收款、韩后、优步、滴滴出行、航班管家等众多与他人知名品牌相同或相近的商标。上述商标或被他人提出异议、无效申请，或因与他人在先商标近似而未能获准注册。被申请人在答辩中并未对其注册上述商标的意图或设计来源作出合理解释。据此，可以认定被申请人的上述注册行为已明显超出正常的生产经营需要，具有借助他人知名品牌进行不正当竞争或通过囤积买卖商标牟取非法利益的意图。该类不正当注册行为不仅会导致相关公众对商品来源产生混淆误认，还会扰乱正常的商标注册管理秩序，并有损于公平竞争的市场秩序，违反了诚实信用原则，已构成《商标法》第四十四条第一款“以欺骗手段或者其他不正当手段”取得商标注册之情形。
　　三、典型意义
　　《商标法》第四十四条第一款中“以其他不正当手段取得商标注册的行为”是指确有充分证据证明系争商标注册人采用欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式牟取不正当利益等其他不正当手段取得注册的行为。实践中，系争商标申请人申请注册多件与他人在其他类别在先使用并具有一定知名度的商标构成相同或近似的商标，例如应用宝、饿了么ele.me、滴滴出行及图、韩后、电脑管家等，且系争商标注册人并未就上述商标的创意来源作出合理解释，则可以认为申请人申请注册上述商标的行为明显具有攀附他人已经形成的商誉的主观恶意。该行为属于本条所指的“以其他不正当手段取得注册”之情形。

◎第13939234号BLENDING PASSION AND EXPERTISE SINCE 1886 W及图商标不予注册复审案

　　被异议商标：图六
　　一、基本案情
　　第 13939234 号 BLENDING PASSION AND EXPERTISE SINCE 1886 W及图商标（以下称被异议商标）由萧某某（即被异议人）于2014年1月20日提出注册申请，指定使用在第30类“可可饮料、咖啡”等商品上。2015年4月13日，哈穆沙德3145有限公司（即异议人）以被异议商标的申请注册违反了《商标法》第七条，第十条第一款第（七）项、第（八）项，第十五条，第三十二条、第四十四条等规定为由提起异议申请。商标异议决定认为，被异议人除本案被异议商标外，还在多个类别上申请注册了多件与异议人或他人商标相同或近似的商标，在被异议人未能作出合理解释的情况下，可以认定被异议人申请注册被异议商标的行为具有复制、抄袭他人商标的故意。该类行为不仅会导致相关消费者对商品或服务来源产生误认，更有损于公平竞争的市场秩序，违反了诚实信用原则，故不予核准被异议商标注册。
　　2016年12月30日，萧某某（以下称申请人）不服不予注册决定，依法提起不予注册复审。申请人复审的主要理由为：申请人提供的“W图形”委托设计合同、发票及作品登记证书等证据可以证明申请人为该作品的著作权人，对其拥有在先权利。即使考虑申请人申请注册了多件与原异议人或他人商标相同或近似的商标，也不能推定申请人申请注册被异议商标的行为具有复制、抄袭他人商标的故意。原异议人在规定期限内提交了相关答辩意见材料。
　　二、决定结果
　　经审理认为，《商标法》第七条关于诚实信用原则的规定属于原则性条款，其内涵已体现于该法具体条款之中。根据原异议人在异议阶段提交的异议理由、法条依据，本案属于《商标法》第四十四条第一款的调整范围。原异议人提交的著作权证书、广告宣传、销售情况等证据可以证明原异议人对“W图形”作品享有在先著作权且已使用较长时间。原异议人“W图形”具有较强的独创性。根据本案查明事实，除被异议商标外，申请人还申请注册了其他数件W图形商标，以及WHITTARD、GILES HILTON等高知名度商标。综合考虑以上因素，申请人申请注册被异议商标的行为难谓正当。被异议商标如获注册，易导致相关公众对商品来源产生误认，且该注册行为违反了诚实信用原则，扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损于公平竞争的市场秩序。被异议商标的注册申请违反了《商标法》第四十四条第一款等规定，应不予注册。
　　三、典型意义
　　《商标法》第四十四条第一款规定：“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。”根据其文义解释，本条款仅适用于已注册商标的无效宣告程序，而不适用于商标异议、不予注册复审程序。但若对于在异议、不予注册复审程序中发现的以欺骗或者其他不正当手段申请商标注册的行为不予制止，待商标注册程序完成后再启动无效宣告程序，不利于及时制止不正当注册行为。因此，《商标法》第四十四条第一款的适用，无论从该条款体现的公序良俗原则与诚实信用原则的立法精神上，还是从法律解释及适用效率上，商标的异议、不予注册复审程序也应予以适用。在实践中将该条款适用于不予注册复审程序的做法亦得到管辖法院的支持，产生积极的社会反响。

◎第6511078号好药师及图商标撤销复审案

　　复审商标：图七
　　一、基本案情
　　刘某（即本案申请人）以无正当理由连续三年不使用为由于2016年10月19日对沈阳市千红生物科技有限公司（即本案被申请人）注册的第6511078号好药师及图商标（以下称复审商标）提出撤销申请，请求撤销复审商标在第5类“人用药”等全部核定使用商品上的注册。经审查，认为申请人提供的商标使用证据有效，复审商标不予撤销。申请人不服，依法提出撤销复审请求。
　　在撤销复审程序中，双方当事人对证据争议较大，故申请人提出口头审理的请求。被申请人亦于2018年8月2日提交了声明书，表示同意本案进行口头审理。为查明相关案件事实，依据《商标法实施条例》第六十条、《商标评审案件口头审理办法》第二条的规定，商标评审委员会于2018年8月24日对本案进行口头审理。在口头审理过程中，双方当事人对本案各项证据一一陈述和质证，合议组充分了解了各方陈述的意见。
　　二、决定结果
　　经审理认为，被申请人提交的与御室公司签订的商标使用授权书约定被申请人同意御室公司在第5类商品上使用复审商标。由于商标使用许可行为本身并非《商标法》意义上的商标使用行为，因此，该项证据无法直接证明复审商标的使用情况，只有与其他证据形成证据链才能够起到证明作用。虽然被申请人还提交了在指定期间御室公司与宝华公司、万隆公司、康苼源公司签订的药品全国总代理协议书、发票、随货同行单、实物图片、药品说明书等证据予以佐证，但被申请人还注册了第8401036号好药师及图商标，上述证据指向的商标为第8401036号好药师及图商标，该商标与本案复审商标存在差异。根据最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》，“实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用”，因此，商标的使用应当规范，如果需要改变商标标志，应当重新进行申请。但考虑到商业活动的复杂性，未改变商标显著特征的使用，也应当视为对注册商标的使用，如允许对注册商标在原有的基础上进行细微的改变。但在注册商标专用人有多件商标时，对商标标志的改变应当不至于与其他商标标志相混淆，更不能以其他商标标志的使用来认定该商标标志的使用。被申请人提交的证据可以证明在指定期间内，其在六味地黄胶囊、脉通颗粒、胃痛宁片、壮阳春胶囊和复方颠茄氢氧化铝片商品上真实、有效地使用了前述第8401036号好药师及图商标，但此使用不能当然视为本案复审商标的使用。综上，被申请人提交的在案证据不能证明复审商标在指定期间内在其核定使用的商品上进行了真实、合法、有效的使用，故复审商标应予撤销。
　　三、典型意义
　　本案是第一例涉及口头审理的撤销复审案件。双方当事人在口头审理阶段针对证据的真实性及关联性进行了激烈的质证与互驳，使得本案的案情更加清晰明了。在口头审理的现场，双方当事人均使出浑身解数，对很多微小的地方展开了充分讨论，为查明事实提供了丰富且直观的材料。在口头审理过程中，合议组能够直接听取双方当事人陈述的内容，对于其中不清楚的地方可以随时发问，利于查明事实，获得心证，从而便于行政机关作出公平的裁决。

◎第3574427号国美GUOMEI商标无效宣告案

　　争议商标：图八
　　引证商标：图九
　　一、基本案情
　　第3574427号国美GUOMEI商标（以下称争议商标）由赵某某于2003年5月30日提出注册申请，指定使用在第33类“酒（利口酒）”等商品上。初步审定公告后，北京国美电器有限公司（本案申请人）在异议期内基于其在先注册的第1097722号国美电器商标（以下称引证商标）主张争议商标的申请注册违反修改前《商标法》第十三条规定等理由，请求不予核准争议商标注册。2009年2月25日作出（2009）商标异字01672号裁定，申请人异议理由不成立，争议商标予以核准注册。申请人在规定期限内未申请复审，故于2009年6月27日在第1173期《商标公告》上刊登了关于争议商标的商标异议裁定公告。2014年10月27日争议商标核准转让给武某某（即本案被申请人）。2016年4月29日，申请人再次援引引证商标并主张修改前《商标法》第十三条第二款规定等理由，请求宣告争议商标无效。被申请人答辩称，申请人提起无效宣告请求违反“一事不再理”原则等，请求维持争议商标的注册。
　　二、裁定结果
　　经审理认为，根据查明事实，在异议程序中，已对申请人援引引证商标并主张争议商标的申请注册违反修改前《商标法》第十三条第二款规定的理由作出裁定，且申请人对于在原异议裁定作出之前产生的证据为何在原异议程序中未提交没有给出合理解释，而申请人提交的在原异议裁定作出之后发生的证据亦不足以证明已形成新的事实。因此，申请人再次援引引证商标并寻求修改前《商标法》第十三条第二款保护，已构成“一事不再理”情形，该项主张应予驳回。
　　三、典型意义本案属于新旧法衔接阶段的特殊案件，涉及“一事不再理”原则的适用。在法律修改的衔接适用阶段，既不能因为法律的修订使当事人丧失救济途径，同样也不能因此使当事人获得额外救济，在未形成新的事实和理由的情况下，当事人对已决事项重新启动程序，不仅会冲击已经形成的法律秩序，打乱当事人之间已经形成的利益格局，也有损生效裁定的权威性和公信力。
　　修改前《商标法》第四十二条对于已经异议裁定案件，不得再以相同的事实和理由申请裁定作出明确规定，该条款在修改后《商标法》中因异议程序的调整予以删除，而修改后《商标法实施条例》第六十二条关于“一事不再理”情形的规定对本案类型案件并没有作出明确规定。本案基于修改前《商标法》第四十二条立法意旨，认为应当适用“一事不再理”原则进行审理。此外，对于一个在先已有生效裁定的案件，并非只要提交了不同于前一程序的证据就可以认为构成了“新的事实”。新的事实应该是以新证据证明的事实，而新证据应该是在原裁定之后新发现的证据，或者确实是在原行政程序中由于客观原因无法取得或在规定的期限内不能提供的证据。本案中申请人提交的证据并不足以证明已形成新的事实。因此，申请人在本案中再次援引引证商标并寻求修改前《商标法》第十三条第二款保护，构成“一事不再理”情形。

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