关于第9296365号图形商标无效宣告请求裁定书

　　申请人：沃康有限责任公司
　　委托代理人：上海专利商标事务所有限公司
　　被申请人：关伟文
　　申请人于2016年4月7日对第9296365号图形商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求。我委依法受理后，依照《商标评审规则》第六条的规定，组成合议组依法进行了审理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：申请人是一家世界知名的服饰、服饰配件公司。申请人成立于1991年，原名称为“Stone boardwear Inc”，变更为沃康有限公司（VOLCOM，INC），后改制为沃康有限责任公司（VOLCOM，LLC）。争议商标与申请人在先注册的第6437541号图形商标、第1200876号VOLCOM及图商标（以下称引证商标一、二）构成类似商品上的近似商标。争议商标损害了申请人的在先著作权。争议商标是对申请人已经使用并具有一定影响的商标的不正当抢注。
　　被申请人明知或应知申请人商标，仍注册与申请人商标高度近似的争议商标，完全是为了攀附申请人的商誉，具有明显恶意，违反了诚实信用原则。争议商标带有欺骗性，容易使相关公众产生误认。综上，依据《中华人民共和国商标法》第七条、第十条第一款第（七）项、第三十条、第三十二条、第四十四条、第四十五条的相关规定，请求对争议商标予以宣告无效。
　　申请人向我委提交了以下主要证据：
　　1.申请人公司情况介绍、改制证明文件；
　　2.申请人商标注册情况；
　　3.申请人在先商标注册证；
　　4.申请人2005年秋季产品目录、2002年~2005年间刊登的部分广告；
　　5.申请人公司在中国销售VOLCOM及图商标产品的销售发票；
　　6.申请人图形作品在美国版权局的登记证书；
　　7.行政机关裁定等。
　　被申请人在我委规定期限内未予答辩。
　　经审理查明：
　　1.争议商标由被申请人于2011年4月2日申请注册，经异议程序于2015年10月21日在第25类“婚纱”商品上获准注册。
　　2.引证商标一、二在争议商标申请日前申请注册，核定使用在第25类“服装”等商品上。至本案审理时，引证商标一、二均为有效在先注册商标。
　　3.引证商标一中的图形已于2000年11月1日在美国进行了版权登记，版权人为引证商标原注册人，Stone Boardwear. Inc。Stone Boardwear公司已合并入沃康有限公司（VOLCOM，INC）。沃康有限公司（VOLCOM，INC）现改制为沃康有限责任公司（VOLCOM，LLC）。
　　以上事实有商标档案和在案证据予以佐证。
　　《商标法》第七条基本内容已体现在其他条款中。根据申请人的主张、事实、依据，经合议组合议，本案的焦点问题归纳为：
　　一、争议商标与引证商标一、二是否构成类似商品上的近似商标。
　　二、争议商标的申请注册是否损害了申请人的在先著作权，从而构成了《商标法》第三十二条关于“不得损害他人在先权利”规定之情形。
　　关于焦点问题一，我委认为，两商标是否构成类似商品上的近似商标，主要依据两商标在音、形、义上的区别，并结合指定使用商品是否相同或类似，考虑两商标在市场上是否存在引起混淆、误认的可能等因素进行判定。本案中，争议商标图形与引证商标一、二图形在表现手法、设计风格、构图特点等方面均较为相近，整体上难以区分，构成近似标识。争议商标核定使用在第25类的“婚纱”商品与引证商标一、二核定使用在第25类的“服装”等商品在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费人群等方面相同或近似，且具有较高的关联性，争议商标注册使用在上述类似商品上，易引起消费者的混淆和误认。因此，争议商标与引证商标一、二已构成使用在类似商品上的近似商标。
　　关于焦点问题二，我委认为，判定争议商标的注册申请是否损害他人在先著作权，须考虑他人所述的作品（以下称涉案作品）是否构成我国《著作权法》保护的作品、他人是否对涉案作品享有在先著作权、争议商标与涉案作品是否构成实质性近似及系争商标所有人是否存在接触涉案作品的可能等因素。本案中，首先，申请人所述的图形作品表现形式独特，具有一定的独创性，属于我国《著作权法》保护的美术作品。其次，根据我委查明的第三项事实可知，在争议商标申请日前，申请人图形作品已完成并发表，在没有相反证据足以推翻的情况下可以成为申请人在先享有涉案作品著作权的初步证据，即认定申请人对涉案作品享有在先著作权。再其次，由于该作品已被作为商标在中国注册及使用，被申请人有接触到该作品的可能。最后，争议商标的图形与涉案作品在图形构成要素、表现形式、视觉效果等方面基本相同，已构成《著作权法》意义上的实质性近似。综上，被申请人未经申请人的许可或同意，仍然将与申请人享有著作权的作品近似的图形作为商标申请注册，已损害了申请人的在先著作权。
　　《商标法》第三十二条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”是对未注册商标予以保护的条款，而本案引证商标已在先获准注册，且我委对其基于注册形成的在先商标权利通过《商标法》第三十条予以保护，故本案不适用《商标法》第三十二条的规定审理。
　　争议商标并不具有欺骗性，不会使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认，未构成修改后《商标法》第十条第一款第（七）项所指情形。
　　《商标法》第四十四条第一款主要解决的是以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的行为。本案中，申请人并未提交证据证明争议商标在申请注册过程中存在扰乱商标注册管理秩序、损害公共利益等行为，故申请人的该项主张，我委不予支持。
　　综上，申请人无效宣告理由部分成立。
　　依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第三十二条、第四十五条第一款、第四十五条第二款和第四十六条的规定，我委裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向人民法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。

　　合议组成员：闫洁 牛三毛 熊培新
2016年11月23日

解 读

　　本案涉及争议商标为图形商标，商评委认定争议商标与引证商标构成使用在类似商品上的近似商标，还侵犯了申请人享有的在先著作权，最终裁定争议商标无效。
　　侵犯他人在先著作权，是图形商标或含图形要素商标在异议和无效程序中经常遇到的事由。本案给商标注册人如何设计、规划自己的图形商标并保护含著作权在内的自身合法权利，提供了一个很好的借鉴。
　　一、商标图形整体外观近似，可以构成近似商标
　　商标近似性判断包括两个要素，一是商品或服务是否相同或近似，二是商标图案本身的近似性判断。本案争议商标注册的第25类的“婚纱”商品与引证商标一、二核定使用在第25类的“服装”等商品关联性较高，构成近似商品，这一认定较容易理解。
　　关于图案本身的相似性，商评委认为，争议商标图形与引证商标一、二图形在表现手法、设计风格、构图特点等方面均较为相近，整体上难以区分，构成近似标识。从这三件商标的具体图案来看，争议商标图形采用了与引证商标相同的表达方式和设计特征，三件商标均采用了三角形和多边形黑、白色块组合方式构图，且相应色块形状及整体组合方式基本相同。虽然与两件引证商标相比，争议商标图形缺少了引证商标图案右半边的一小部分图案（与引证商标一还存在图案着色黑白翻转的情况），但整个争议商标图案与引证商标的大部分图案存在高度一致性。
　　由于引证商标图案的构图、表达方式具有很强的独特性，争议商标图案与之大部分雷同，会造成相关公众在看到争议商标时与引证商标产生混淆，从而对商品来源产生误认，故认定两者构成近似商标。
　　二、判定商标图形侵犯在先著作权的标准是接触加实质性相似原则
　　依据《商标法》第三十二条审查争议商标是否侵害他人在先著作权时，适用著作权侵权判定一般规则，即通常所说的接触加实质相似原则，在认定双方图案均构成法律所保护作品的基础上，具体事实审查有3个方面：1.他人在先完成作品并享有著作权。2.争议图形与他人作品构成实质性相似。3.争议图形设计人接触了他人在先作品或具有接触的现实可能性。
　　关于享有在先著作权的证据，通常有原始创作证据、先前使用证据、作品登记证据等，这些证据在具体案件中要根据情况综合运用以形成证明力。将图形作品用作商标申请的行为，并不当然可以证明图形的著作权归属，但该行为是对图形作品的使用行为，可以结合其他证据共同认定作品的著作权归属。本案中，商评委根据引证商标一中图形作品已进行版权登记、申请人已经将该图形用作商标申请并进行使用等事实，认定申请人依法享有在先著作权。
　　关于作品之间的实质相似，要根据作品的表达特征、独创性和整体效果等方面进行综合判断。本案争议商标图案与在先作品独特的构图方式高度一致，包括色块的形状、比例、位置、组合方式等均雷同，各自独立创作的盖然性极低。
　　关于接触在先作品的事实认定，实践中一般根据多方面事实要素综合判定。可以直接证明接触的证据（如侵权人代理、销售、使用作品的证据）并不多见，多数情况下，要根据作品的公开、使用情况加以推定。作品特有表达方式的雷同性，对认定接触作品具有重要影响。本案中，引证商标一的公开时间是2013年6月，争议商标的申请日为2011年4月，故争议商标不具有接触引证商标一的条件。但引证商标二早在1998年2月就在国内公开了，同时申请人还提供了该商标在国内公开使用的证据，因此可以认定引证商标二中的图案存在被争议商标申请人接触的现实可能性。
　　三、图形商标申请人应重视图形作品的著作权保护
　　与文字商标不同，图形商标或图文组合商标中的图形要素除可以发挥商标的功能外，其图形本身还可以同时得到《著作权法》的保护，从而给作品权利人带来更多权益。
　　在设计、规划图形商标申请时，对于设计独特的原创图案，当事人应注意从著作权角度进行保护，包括注意保留该作品创作过程证据、及时进行作品登记、保留对作品的使用证据等。这些证据在作品遭遇侵权，如被他人抄袭用于商标注册时，将发挥巨大的作用。
　　以本案为例，虽然商评委认定两个无效理由均成立，但相比之下，侵犯在先著作权的无效理由比商标近似的无效理由有更强的说服力，因为争议商标并非复制或抄袭了引证商标图形的全部而仅是其一部分，但抄袭他人作品的一部分是常见的侵权方式，容易作出侵权判断，而对图形部分相同的商标作出近似性判断更加复杂且可能出现更多的不同意见。两相比较，基于作品著作权的无效理由，其效果可谓“一剑封喉”。

□山东文康律师事务所　赵吉军律师